Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Все, что нужно знать про договор об отчуждении исключительных прав». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Отчуждение исключительного права может происходить в период действия лицензионных договоров, при этом интересы временных пользователей объекта интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный сторонами, а их досрочное расторжение допускается только при существенном нарушении условий.
Договор отчуждения (продажи) интеллектуальной собственности
Договор отчуждения прав подразумевает, что у первоначального автора или владельца объекта прекращается возможность его дальнейшего распоряжения. Это означает, что переданное право не может выступать предметом аналогичного договора с другим лицом. Правила оформления лицензионных договоров, напротив, позволяют передавать право одновременно несколькими субъектам.
Выбор наиболее оптимального варианта передачи прав определяет сам владелец интеллектуальной собственности. Нужно учитывать, что любой способ распоряжения возможен только в пределах срока действия режима правовой охраны. Этот срок может существенно отличаться для разных объектов. Если срок охраны авторского или патентного права истек или своевременно не продлен, использовать объект интеллектуальной собственности может любое лицо.
Договор отчуждения (уступки)
Заключая договор отчуждения (договор уступки), владелец патента производит передачу всех прав на его использование третьему лицу без сохранения возможности применения в собственных целях.
Договор отчуждения заключается в письменной форме. Его обязательно нужно зарегистрировать в Роспатенте. При этом единственный автор разработки еще до принятия решения о выдаче патента может обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением, содержащим обязательство заключить договор уступки прав с любым российским физическим или юридическим лицом, которое первым этого захочет (уведомив будущего правообладателя и государственный Роспатент).
Запрещается передача исключительного права, если оно может ввести потребителей в заблуждение об изготовителе или самой продукции.
Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности
Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.
Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.
Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.
Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.
Как правильно составить
Лицензионное соглашение составляется в письменном виде. Если письменная форма не соблюдена, оно признается недействительным. Помимо строго письменной формы, предъявляется требование государственной регистрации. Органом, отвечающим за такую регистрацию, является Роспатент.
Текст договора должен содержать условия:
| Предмет договора | Какой именно результат интеллектуальной деятельности, или РИД, передается |
|---|---|
| Способы использования РИД | Круг прав по использованию, который предоставляется лицензиату, должен быть четко очерчен — право, которое не указано в тексте, не является предоставленным |
| Территория, на которой лицензиат вправе использовать передаваемый РИД | Если этого пункта нет, использование допускается на всей территории России |
| Срок предоставления РИД | При этом срок, оговоренный сторонами, не должен превышать срока действия исключительного права лицензиара на передаваемый предмет. При отсутствии указанного срока РИД считается переданным на пять лет. Если срок действия исключительного права истекает ранее срока, установленного сторонами, соглашение автоматически прекратится с истечением этого периода |
| Размер и порядок уплаты вознаграждения лицензиару | Вознаграждение — это существенное условие лицензии, без него она является незаключенной |
Зачем необходимо оформлять передачу исключительных прав
Приобретение и/или использование чужих объектов ИС без договора – типичная ошибка многих предпринимателей. Чаще всего, бизнесмены, заказывая разработку логотипа, написание текстов, создание программ полагают, что такой заказ сам по себе подразумевает возникновение у них прав на созданный объект. От правильного оформления передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности зависит возможность их использования и законной защиты интересов правообладателей. Отсутствие и некорректное оформление договоров, либо выбор неверного типа договора для передачи исключительных прав может привести к финансовым потерям, а иногда и утрате возможности воспользоваться своими исключительными правами или объектом ИС.
Риски приобретения или использования объектов ИС без договора:
- Риск утраты объектов ИС. Если договор не был оформлен, то формальным правообладателем объекта остается автор. И именно его права будет защищать закон. Даже документально подтвержденный факт передачи объекта без договора (электронная переписка, передача исходных разработок и т.д.) не являются основанием для передачи исключительных прав. Авторы могут запретить использование объекта, даже если за него была произведена оплата.
- Вашими объектами могут безнаказанно пользоваться третьи лица. Авторы и предыдущие правообладатели могут продолжать пользоваться ИС, как лично, так и продавать/передавать их еще кому-нибудь без вашего ведома и согласия, в том числе вашим конкурентам. Запретить такую передачу не получится.
- Привлечение вас к ответственности за незаконное использование. Договор является единственным доказательством вашего правомочного использования объектов ИС. Без него вы становитесь недобросовестным пользователем. С вас могут повторно взыскать оплату исключительного права либо привлечь к ответственности и взыскать через суд материальную компенсацию, максимальный размер которой установлен в ст. 1301 ГК РФ – 5 млрд. Рублей.
Что такое лицензионный договор?
Лицензионный договор – это договор, по которому правообладатель предоставляет возможность временного использования интеллектуальной собственности на определенных условиях. Один из самых распространенных примеров – выдача лицензии на производство или реализацию товара, маркированного брендом оригинального производителя.
Заключение лицензионного договора или договора отчуждения, а также государственная регистрация такого договора (если требуется) подтверждает правомерность получения прав. Исключением являются случаи перехода прав в рамках общего правопреемства – по наследству или при реорганизации юридического лица, а также в порядке взыскания в случае невыполнения долговых обязательств.
По статье 1286 ГК РФ (лицензии на использование авторских произведений) и статье 1235 ГК РФ обязательно соблюдение письменной формы лицензионного договора, устные договоренности не имеют юридической силы.
Какие есть виды лицензионных договоров?
Согласно статье 1236 Гражданского кодекса, выделяется 2 вида лицензионных договоров:
- Простая (неисключительная) лицензия. Она предоставляет право лицензиату использовать интеллектуальную собственность, а у лицензиара остается право выдачи лицензий другим заинтересованным лицам. Такая модель выгодна в первую очередь правообладателю, так как она позволяет получать прибыль из нескольких источников.
- Исключительная лицензия, по которой лицензиат также получает права на использование интеллектуальной собственности, но лицензиар лишается возможности выдавать лицензию другим лицам. Эта схема дает преимущество лицензиату – он получает гарантию того, что у него не будет конкурентов. Но после того, как действие лицензии закончится, лицензиар вновь может полностью распоряжаться своей собственностью.
В лицензионном договоре лицензиату может быть предоставлена возможность передачи прав третьему лицу, если лицензиар выдаст письменное согласие. Такое согласие может быть включено в основную лицензию или выдаваться отдельно, на конкретный сублицензионный договор. Права от лицензиата передаются в объеме, не превышающим условия основного договора с лицензиаром. Срок действия сублицензионного договора также не может быть больше.
Что нельзя передать по договору отчуждения и лицензии?
Передаче прав по лицензии и договору отчуждения не подлежат следующие виды интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:
- Фирменные наименования. Их правовая охрана прекращается вместе с ликвидацией (закрытием) юридического лица. В некоторых случаях фирменное наименование можно зарегистрировать в качестве товарного знака, и тогда его можно передавать по лицензии или по договору отчуждения.
- Региональные бренды: географические указания и наименования товаров. Их регистрация производится для правовой защиты продукции, обладающей уникальными свойствами, связанными с определенной местностью, ее природными условиями или культурными особенностями. Поэтому передача прав другому лицу нарушило бы порядок их охраны.
- Коммерческое обозначение. Оно может быть передано только в составе предприятия по договору аренды или договору коммерческой концессии (франшизе). Коммерческое обозначение, так же, как и фирменное наименование можно защитить дополнительно, зарегистрировав его в «Роспатенте» в качестве товарного знака.
Договор как основание распоряжения исключительным правом
Относительно места договоров о распоряжении исключительным правом в науке существуют разные точки зрения. Многие специалисты не выделяют такие договоры в отдельный класс (вид, подвид), при этом либо относя их к уже сложившимся традиционным классификациям, например, к договорам о передаче имущества, договорам о выполнении работ, либо рассматривая лишь отдельные разновидности таких договоров, не акцентируя внимание на их месте в системе гражданско-правовых договоров.
Другие авторы1 выделяют договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами в особый класс договоров наряду с классами договоров о передаче имущества в собственность или пользование, о выполнении работ и оказании услуг, что обусловлено особыми системными признаками данных договоров, а также специальным правовым регулированием, выраженном в нормах части четвертой Гражданского кодекса РФ. Безусловно, данные договоры являются гражданско-правовыми, в связи с чем на них распространяются общие положения о договорах, обязательствах и сделках.
Класс договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами, в свою очередь, представляет определенную систему, которая включает в себя виды и подвиды договоров, построенных по определенным критериям.
Доверительное управление исключительными правами
Договор доверительного управления исключительными правами, как и в целом договор доверительного управления, является сравнительно новым институтом в системе обязательственного права Российской Федерации. В российском дореволюционном законодательстве о постепенном формировании института доверительного управления свидетельствуют такие положения, как порядок управления опекуном имуществом опекаемого или исполнение завещания душеприказчиком. Аналогичные институты были закреплены и в последующих актах гражданского законодательства, в том числе в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.
В соответствии с п. 1 ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Среди объектов договора доверительного управления п. 1 ст. 1013 ГК РФ указаны исключительные права как разновидность имущества.
Договор доверительного управления является институтом обязательственного права, но при этом во многом связан с правомочиями собственника, и этим обусловлены его основные особенности. Правовая природа исключительного права предопределена нематериальным характером объектов, в отношении которых они возникают. Несмотря на указанное существенное различие в правовой природе объектов, законодатель установил возможность передачи исключительного права в рамках режима, установленного гл. 53 ГК РФ. При доверительном управлении материальными объектами право собственности сохраняется за учредителем управления, а сам материальный объект передается доверительному управляющему. Подобная ситуация не имеет правового значения для нематериальных объектов, которые являются необоротоспособными объектами. Оборотоспособностью обладают только права на них. Сохранение исключительного права за правообладателем и передача материального носителя охраняемого объекта доверительному управляющему не влечет возникновения прав, аналогичных правам доверительного управляющего в отношении вещей. В отличие от доверительного управления материальными объектами, доверительное управление правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не исключает возможности учредителя доверительного управления (правообладателя) использовать объекты, права на которые переданы в доверительное управление, если иное не предусмотрено договором, учитывая, что названные объекты могут быть использованы неограниченным кругом лиц.
Затруднительность применения конструкции доверительного управления к исключительным правам обусловлена тем, что в отношении материальных объектов право управления этими объектами возможно в силу владения ими при отсутствии права собственности на них (право собственности не переходит к доверительному управляющему), а в отношении нематериальных результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при отсутствии прав на них вызывает сомнение основание управления ими. Материальные объекты в отличие от объектов исключительных прав фактически передаются доверительному управляющему, и он осуществляет правомочия собственника в отношении этого имущества. По договору доверительного управления доверительный управляющий управляет чужим имуществом — имуществом учредителя управления, а применительно к исключительным правам — чужими правами. В то же время доверительный управляющий, осуществляя управление чужими правами, выступает в гражданском обороте от своего имени. В случае же передачи исключительного права доверительному управляющему по аналогии с передачей объекта вещных прав это повлечет прекращение исключительного права у учредителя управления в отличие от собственника имущества, переданного в доверительное управление, что противоречит правовой природе доверительного управления и стирает грань между договором доверительного управления и договором об отчуждении исключительного права (а при предоставлении права на определенный срок, учитывая срочный характер договора доверительного управления, — с лицензионным договором). В отличие от договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора договор доверительного управления предусматривает уплату вознаграждения доверительному управляющему со стороны учредителя управления. Доверительный управляющий осуществляет действия за чужой счет, а лицензиат — за свой. Общим является то, что в основе лицензионного вознаграждения и вознаграждения доверительному управляющему лежат доходы, получаемые лицензиаром и учредителем доверительного управления от деятельности контрагента. В отличие от лицензиата доверительный управляющий обязан действовать по большей части не в своих, а в чужих интересах (учредителя управления, выгодоприобретателя). В отличие от агентского договора доверительный управляющий лишен возможности действовать от имени учредителя. В качестве доверительного управляющего в отличие от лицензиата по лицензионному договору и принципала по агентскому договору может выступать определенный круг субъектов, как правило, субъектов предпринимательской деятельности.
Исходя из вышеизложенного при определении правовой природы доверительного управления исключительными правами в науке сложились две позиции: первая — о возможности передачи или предоставления права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации доверительному управляющему, и вторая — переход или предоставление права недопустимы, доверительный управляющий осуществляет действия по управлению правами, не обладая ими. Так, З.Э. Беневоленская утверждает, что «доверительное управление имуществом может повлечь уступку исключительных прав», и предлагает не применять к доверительному управлению исключительными правами положение абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ, поскольку названное положение «в общем и целом проистекает из так называемой проприетарной теории исключительных прав, которая сама по себе небесспорна», в связи с чем опровергает позицию О.А. Городова, считающего, что «поскольку переход права собственности на имущество к доверительному управляющему по принятой схеме управления недопустим, очевидна аналогия и с переходом исключительных прав. Их полная уступка по предлагаемой законодателем модели недопустима, или, говоря другими словами, передача исключительных имущественных прав в доверительное управление не влечет их уступки доверительному управляющему». Э.П. Гаврилов считает, что «лицензиат в договоре исключительной лицензии, а также доверительный управляющий становятся владельцами исключительных прав — в пределах и на условиях, указанных в соответствующих договорах».
Как выглядит уступка прав поэтапно
Потребуется не только оформить письменное соглашение, но и зарегистрировать договор в реестре интеллектуальной собственности. Необходимо выполнить следующие действия.
- Зарегистрировать права на объект, оформить патент либо соответствующее свидетельство.
- Найти подходящего покупателя. Для этого можно связываться с людьми напрямую, прибегнуть к помощи профессионалов или искать необходимые сведения на веб-ресурсах.
- Согласовать основополагающие условия соглашения. Потребуется установить стоимость права, которое передается. Допускается прописать обещание того, что объект интеллектуальной собственности будет передан в дальнейшем.
- Оформить заключаемый договор в 2 экземплярах. Обращаться к сотруднику нотариального агентства за заверением документа нет необходимости.
- Уведомить Роспатент о проведенной сделке. Данный шаг может провести любой из участников соглашения.
С помощью договора франчайзинга субъекты хозяйствования могут предоставить заинтересованным лицам (юридическим) целый лицензионный комплекс, который будет включать в себя и право использования фирменного наименования и право использования товарных знаков, даст доступ к нераскрытой информации и иным преференциям. Благодаря таким правоотношениям зарекомендовавшая себя фирма сможет расширять свою деятельность по всему миру.
Комплексная предпринимательская лицензия выгодна обеим сторонам: правообладателю – расширения рынка и материальные выгоды, а пользователю – готовая и налаженная бизнес-схема.
Такой тип договора подлежит обязательной государственной регистрации, проходит тщательную проверку со стороны государственных органов. Подробнее о данном договоре компания «Беляевы и партнёры» писала здесь.
Распоряжаться правами на объекты интеллектуальной собственности, как видно выше, можно многими способами. Некоторыми – даже одновременно. Однако чтобы обе стороны получили максимальную выгоду и действовали в рамках договоренностей, необходимо все правильно зафиксировать в тексте соответствующего договора. Также, чтобы договор действовал, необходимо, чтобы он соответствовал законодательству, а в некоторых случаях, чтобы был зарегистрирован.
Приглашаем посетить наши специализированный сайты, посвященные интеллектуальной собственности: bvpatent.by и товарным знакам: trademarks.by.
Компания «Беляевы и партнёры» готова предоставить необходимые юридические консультации по составлению и заключению договоров, а также поможет с иными нюансами ведения бизнеса.
Законодательство в сфере интеллектуальной собственности
Правовое регулирование договоров по интеллектуальной собственности осуществляется главой 4 ГК РФ, специальными законами по отдельным результатам интеллектуальной деятельности (средствам индивидуализации): ФЗ от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ», ФЗ от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ», законом РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации», ФЗ от 30 декабря 2008 года N 316-ФЗ «О патентных поверенных», постановлениями правительства и иными нормативно-правовыми актами.
С этим шаблоном часто используют:
- Договоры авторского заказа
- Договор о создании базы данных по заказу
- Типовые договоры об отчуждении исключительного права
- Защита персональных данных
- Положение о защите персональных данных
Популярные документы и процедуры:
- Дилерский договор
- Форма доверенности в Ростехнадзор
Переход и предоставление исключительных прав без предоставления договора в Роспатент
Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации могут перейти к другим лицам и без предоставления в Роспатент договора с правообладателем.
Порядок регистрации регулируется административным регламентом Роспатента. Для государственной регистрации перехода исключительного права (отчуждение) или предоставления исключительных прав (лицензии) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания заявителем представляются:
- Заявление, оформленное на русском языке по форме уставного образца, подписанное двумя сторонами. В данном заявлении должны содержаться:
- Сведения о заявителе (полное наименование юридического лица или же Ф.И.О. физического лица, место нахождения/место жительства), адрес для переписки по заявлению, иные контактные данные; номер документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (номер патента, свидетельства на товарный знак и т.п.)
- Сведения о правообладателе; сведения о лице (лицах), которым перешло исключительное право; при наличии представителя – сведения о представителе
- Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя, при подаче заявления через представителя заявителя
- Документ, подтверждающий согласие субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на обработку персональных данных этих лиц
- Для ряда случаев Заявление может быть подписано одной стороной, тогда к нему обязательно прилагается документ, подтверждающий переход исключительного права без договора:
- в случае разделения юридического лица либо при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц — выписка из передаточного акта, касающаяся перехода исключительного права на РИД
- в случае обращения взыскания на имущество правообладателя — протокол о результатах открытых торгов о передаче исключительного права (за исключением наименования места происхождения товара) и (или) акт приема-передачи, касающийся перехода исключительного права на РИД
- в случае смерти правообладателя — свидетельство о праве на наследство исключительного права на РИД
- Согласие на обработку персональных данных
- Квитанции об уплаченных государственных пошлинах
Способы передачи авторских прав
Передача авторских прав осуществляется по письменному договору. С учетом того, какие договоры могут быть заключены о передаче авторских прав, выделяются следующие способы передачи авторских прав, а именно:
- путем заключения договора об отчуждении исключительного права в соответствии со ст. 1285 ГК РФ. По данному договору передается исключительное право в полном объеме. В таком договоре не рекомендуется устанавливать какие-либо ограничения для приобретателя, чтобы суд в случае чего не квалифицировал данный договор как лицензионный
- путем заключения лицензионного договора в соответствии со ст. 1286 ГК РФ, по которому предоставляется право использовать произведение в определенных пределах в установленный договором срок
- помимо вышеуказанных договоров, в соответствии со ст. 1288 ГК РФ может быть заключен договор авторского заказа, по которому автор по заказу заказчика обязан создать какое-то произведение. При этом, если в договоре не предусмотрено иное, то исключительное право на произведение будет принадлежать автору, поэтому необходимо оговорить в данном документе, что либо автор передает в полном объеме заказчику исключительное право либо предоставляет заказчику право использования в определенных пределах
- с автором могут заключаться иные договоры, предусматривающие распоряжение исключительными правами, а именно:
- трудовой или гражданско-правовой договор, предусматривающий условие о распоряжении исключительным правом на служебное произведение
- договор на создание произведения
- договор, при выполнении работ, по которому создано произведение, например, при выполнении работ по договору подряда. В соответствующем договоре можно предусмотреть, что исключительные права возникают у заказчика
Как составить договор о передаче авторских прав?
Договор о передаче авторских прав составляется в письменной форме с учетом общих требований к форме любого договора, а также с учетом специфики того или иного договора, который связан с передачей авторских прав.
При составлении договора необходимо указать место его заключения, дату, информацию о сторонах договора. Существенным условием договора является его предмет, т.е. кем, кому и что передается, в каком объеме и т.п. Если заключается трудовой договор на создание служебного произведения, соответственно в нем оговариваются условия возникновения прав на служебное произведение. При заключении договора о создании произведения существенным условием являются сроки.
Указать все тонкости договоров, связанных с передачей авторских прав, в рамках одной статьи не представляется возможным, поэтому в каждом конкретном случае, как минимум лучше проконсультироваться с адвокатом, специализирующемся на подобного рода договорах, чтобы учесть все нюансы и избежать возможных негативных последствий в будущем.